企业专项托管需注意哪些风险

[律师回复] 1.理论上侵权风险的评估 一般情况下，针对产品的侵权风险评估，首先对此产品技术领域内的专利情况进行调研，找出和企业自有产品的技术创新点关联度较大的专利，将企业自有的产品和对比专利中独立权利要求中所描述的技术特征进行对比，并判断企业产品的侵犯此件专利的可能性，在判断产品侵权时，应该注意如下问题： (1)明确找到的对比专利的法律状态，如果此件专利是有效的专利，则需要进一步判断此件专利的稳定性，若专利存在不应当授予专利权的瑕疵，则次专利权将失去认定的基础。如果此件专利是失效专利，则需要对此件专利进行进一步的判断失效的原因，查找此件专利是否享有其他专利的优先权，是否有同族专利的申请等情况，需要全面对此失效专利进行调研，增加侵权风险评估的准确性。此处值得注意的是失效的专利并不等于使用此件专利的技术不会有侵权风险，例如此件专利仅仅是某一技术的发展阶段，或者在原有专利的基础上增加一些新的技术特征，即所谓的“专利簇”或“从属专利”，此件专利的实施往往依赖于原有专利的实施，这种情况下，此件专利权的失效，并不等于该技术的实施不会受到其他仍处于有效期内的专利权的制约，一旦实施了这类失效专利，就必然侵犯在先专利(还在保护期内)的专利权。 (2)不同的国家、地区对侵权的判定标准不一，因此在进行侵权判定时，应根据产品所上市的国家地区的法律所规定的侵权方法的判定方法，同一产品在不同的国家地区所遇到的侵权纠纷得到不一样的结论也是很正常的。3)是否存在间接侵权的可能性，间接侵权是指企业的产品自有创新技术并没有侵犯他人专利，而是产品中所使用的零件侵犯了他人的专利权而间接侵犯了他人专利权的行为，因供应关系而发生的侵权案件并不少见，因此，在采购零部件时，充分调研零部件的产品合法性。 2.败诉的可能性分析 经过理论分析，如果认为存在侵权的情况，应考虑若专利权人发动诉讼，作为被告败诉的可能性有多大，很多侵权诉讼并非以被告的败诉为结局，在评估败诉的可能性时，除了注意前面所述的理论上的侵权可能性的判定，还要充分考虑专利权人搜集证据的可能性和手段、自己是否持有对方正在实施的专利技术，或者自己的技术更能适应市场需求，争求和对方达成交叉许可的可能性等。 3.败诉的影响力分析 不同的国家地区所适用的法律不同，因此企业若侵权败诉，败诉的结果也有所不同，大多侵权败诉的结果包括停止侵权、销毁设备、停止侵权产品的销售、赔偿损失等，企业的商业信誉受到一定的影响，情况严重的有可能会退出产品市场。但是也有部分企业通过专利侵权案件提升了企业的知名度，属于商业运作范畴。 4.备援方案的选择空间 在专利侵权风险评估时，不仅要考虑产品和涉案专利是否理论上存在侵权风险、败诉的可能性、败诉的影响力，还应该考虑企业是否有备选技术进行对涉案专利的应对，主要考虑一下几个方面： (1)企业有无已经申请的专利和涉案专利的专利权人的其他技术相似。 (2)企业有无已经或者将要申请的专利是对比专利所描述的技术更加优选的技术，得到的产品性能更能适应市场的需求。 (3)企业是否拥有已经申请或将要申请的技术是对比专利的下游应用技术，是否可达成交叉许可的合作模式。 (4)企业是否可以找到替代技术，来避开对比专利所描述的技术。 5.授权的必要性分析 前面所述的在考虑企业备选方案的选择空间时，要考虑企业是否有已经申请或将要申请的专利可对对比专利造成一定影响时，更要考虑已有授权的专利稳定性和在审专利、将要申请的专利可授权的可能性，若已有的授权专利稳定性较差，很容易被他人无效掉，对企业来说将失去谈判筹码，不仅自己的产品被诉侵权败诉，而且企业已有的专利还被他人无效，向公共开放了企业的技术。